Hace unos días llegó un amigo a mi oficina para pedirme asesoría para registrar algunas marcas. Cuando me las mostró, le comenté que me parecían descriptivas y/o poco originales. Se molestó un poco y me dijo: “¡pues es que es muy difícil ser original, ya casi todo está inventado o registrado!”.

¿Cuántas veces no hemos visto negocios de donas que llevan la palabra “dona” en su marca? ¿negocios de sushi que llevan “sushi” en su marca? ¿negocios de crepas que llevan “crepas” en su marca? ¿gimnasios que llevan la palabra “sports” en su nombre? ¿tiendas de animales que llevan la palabra “mascota” en su marca? ¿medicinas que en su nombre llevan implícito el malestar, enfermedad o padecimiento que curan?

No todo lo anterior es malo si se le sabe dar un carácter lo suficientemente distintivo a la marca. En materia de marcas, en Estados Unidos existe la figura jurídica conocida como “significado secundario”. Para que un signo distintivo sea protegido como marca, debe ser distintivo. Si la marca no es inherentemente distintiva, puede adquirir el carácter distintivo necesario mediante el desarrollo de un “significado secundario”. El significado secundario muestra que la marca tiene un significado para el público más allá del significado obvio de los términos o imágenes de la marca por sí misma. En otras palabras, si el significado principal de la marca en la mente del público consumidor se ha convertido en la fuente de los bienes o servicios, más que el producto en sí, ha adquirido un significado secundario (al escuchar la palabra que constituye la marca, la gente piensa en dicha marca, antes que pensar en el producto que describe).

Pero no se emocionen mis estimados creativos, que esta figura desafortunadamente no existe en México. Por lo tanto, es altamente recomendable que en el proceso de creación de una marca eviten a toda costa describir el producto o servicio con el nombre de la misma. Si lo hacen, solo pondrán en riesgo el negocio de su cliente, pues en un futuro podrían existir problemas legales (como la nulidad o cancelación del registro de la marca).

Cuando estén desarrollando una marca nueva, hay tres recomendaciones básicas que pueden ayudarte a prevenir obstáculos legales:

1) Realiza una búsqueda en el Sistema de Consulta Externa de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es gratuito y se puede realizar a través de internet en la siguiente dirección: http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/. La búsqueda puede ser por denominación o fonética, entre otras.

2) Realiza una búsqueda en Google, Yahoo, Bing y algún otro directorio o buscador que consideres relevante para tu industria. Recuerda que mucha gente (malamente) no registra las marcas que usa para su negocio o para distinguir productos o servicios, así que el que no la encuentres registrada ante el IMPI no significa que alguien más no la esté usando. Si obtienes el registro de una marca que alguien usaba con anterioridad (sin haberla registrado, dentro o fuera de México), puedes perderlo si el afectado inicia un procedimiento de nulidad de tu registro.

3) Como ya lo he mencionado en otras columnas, siempre es importante buscar en redes sociales si nuestra marca está disponible como cuenta (dominio de vanidad), pues sería muy triste invertirle a una marca, registrarla y usarla, para después enterarse que no la podemos usar en redes sociales pues alguien más ya lo está haciendo de manera legítima.

Entre más original y creativa sea tu marca, menores problemas tendrás para usarla, mantenerla y registrarla frente al IMPI. La creatividad no está muerta, solo que a veces anda de parranda.